禾宓安的雜筆隨記

事務所(In Firm, IF)專利工程師(Patent Engineer, PE)的工作及職涯發展，具體來說是什麼樣子? 每日工作 基本款的工作，就是寫專利說明書(俗稱新案)、各國的Office Action(OA)分析、OA答辯，和前案檢索。 所謂新案就是申請人(即事務所的客戶)，委託事務所，從技術提案文件撰寫成官方接受的文書格式及內容(即符合專利法形式上的規定)。也就是說，申請人給出技術文件，經過與事務所的洽談，由事務所撰寫成「專利說明書」(注意，不是專利申請書，申請書是程序文件)。這份專利說明書在未來若獲准，則會成為法院上民事侵權訴訟的法律文件。 所謂OA就是，專利說明書遞送到各國官方的專利局(台灣為智慧財產局)之後，經過專利局的專利審查官審查，發出不予專利的審查意見。此時，申請人可以在一定時間內(通常為2至3個月，看各國的程序規定)進行修正答辯，這個時IF PE會針對審查意見中，審委指出的「不予專利理由」進行分析，通常9成5都是進行技術分析，並在分析中給申請人修正及答辯的處理手段的建議，通常會有一到三個不等的建議方式，讓申請人選擇要如何回覆OA。 所謂前案檢索，就是申請人根據技術提案文件，先行檢索全世界已經存在的公開文件，找尋是否已經有相關或相同的其他專利說明書(在此會稱作前案)。各國專利局都會建置自己的官方專利檢索系統，早期PE需要逐一在各國的專利檢索系統來檢索。目前台灣智慧局已經建置「全球專利檢索系統」(簡稱GPSS)，可以免費地檢索到在全球已公開或公告的專利說明書。進行檢索之後，PE會在檢索報告中，告訴申請人，目前有哪些前案與技術提案相類似，提供申請人作為是否續行申請、調整申請方向等的決定。 IF PE績效制度及 作業時間要求 事務所都是績效制度，即制定PE的基本點數。所謂基本點數，就是PE的底薪。例如月薪四萬，對應的基本點數是20點。同時，事務所也會制定每種案件類型的點數。例如，完成新案就可以拿到3點，完成OA分析就可以拿到0.8點，完成OA答辯就可以拿到1點，完成檢索報告就可以完成1點，諸如此類。 事務所制定的績效制度，平均來說，會要求PE在每個月完成6件左右的新案，以及中間案插進來無法預期的OA(包含分析及OA答辯)。單純只有6件新案的工作量並以22個工作日來看，PE花費在一件新案(含晤談技術及撰稿)，只有3天。 現實上來說，PE一定會收到OA...

技術擁有者為了保護自己的技術不被盜用，避免營收受到損害，透過專利權的排他性來獨佔自己開發的技術，天經地義。然而，專利法在世界各國均同，為屬地主義。也就是說，要保護哪個國家的市場，就要按照該國的規矩來申請並試圖取得專利。 專利的主動性價值在哪? 拿到專利權之後，大部分都是收在抽屜，然後被催繳維護費。一般來說，主動性價值就以下幾種： 拿來告人 (民事侵權訴訟) 拿去專利授權 (拿授權金) 拿去賣 (專利鑒價、專利權讓與) 專利權是屬地主義，告人也是。如果在美國發現有贗品在市場流通，就必須拿出美國的專利權，在美國提起訴訟。假設當初只申請了台灣和美國，結果中國製的贗品在中國和歐洲市場流通，就只能眼巴巴的看著自己的正貨在市場上受到不正義的競爭。 如果是拿去賣，可以接洽媒合機構來協助販售專利。簡單說，賣掉的專利就變成別人的。 這個時候就會問，誰會買別人的專利? 最常見的是自己想擴展不同技術領域，但手邊沒有足夠時間發展技術，為了向客戶證明一些不可預見的商業考量，就會轉而向別人買專利。也有一些是怕自己被告，但又想要販賣與專利技術相關的商品，一般此時會向專利權人談專利授權。比較激進一點的就會直接談專利讓與，就是直接買斷。可惜的是，台灣廠商大部分都是被壓著頭上繳權利金給別人。 這邊要稍微提醒一件事，如果授權或讓與涉及財團法人 (包含學校) 的專利，被授權人或受讓人可能就必須注意會受到持續監控的情況，細節這裡不便多說。 專利的被動性價值在哪? 專利被收在抽屜的情況，倒也不能說沒有意義。通常有幾種用途： 廣告宣傳 (證明有受到國家認可) 給客戶安心 (證明是自有技術) 增加公司的資產價值 (公司要賣的時候可以提升售價) 衝數量來證明技術市場地位 (穩穩股東們的心情) 權衡標準取決於企業的經營策略 回到最前面，如果不拿專利權去告一下，拿拿賠償金或和解金或者做個授權或讓與，又如果沒有拿專利來獲取任何商業上談判的好處，基本上，拿這個專利就只是拿爽的。現實層面來講，主動性價值確實不容易實現。畢竟，專利的成本動輒幾十萬，若走告人的路線，還要起訴等待法院認證，又是一筆時間和金錢的成本。最後若還能拿到和解金，算是和平落幕。最不幸的就是那些，花了大把鈔票拿到專利，在告人的時候，很不幸的在被告的防禦手段中，被判專利無效，到頭來什麼都沒有。這種悲涼的情況，也不算少數。 專利不是保險 保險公司販賣的保險屬於定型...

專利這行有什麼工作好做的 ? 專利從業人員的職稱，全都是叫做「專利工程師」。通過專技高考的專利師考試並通過職前訓合格者，就會拿到「專利師證書」，就是一名專利師。 開始這討論之前，首先，先把所有跟專利扯上邊的工作項目一一列出來。這邊的工作項目，就是實際在職場上執行的任務。 專利工作項目 專利說明書撰稿 (俗稱新案)、申請案送件之後收到官函的OA分析及答辯、翻譯 (同一申請案在不同國家提申時的語言轉換，包含說明書、官函翻譯等) 前案檢索 (在撰稿之前，找看看是否有與提案相似的前案，所謂前案大部分是指專利說明書，但不排除其他已經公開的各種類型資料，至少要能確認公開的日期) 侵權分析比對  專利舉發案 (舉發別人 / 被別人舉發) 專利訴訟案 (告人 / 被告) 專利分析及專利地圖 專利策略佈局 專利技術挖掘 自由營運檢索 (Freedom to Operate Search, FTO) 協助發明人提案 權利金計算 (收別人的錢 / 被收錢) 主管或老闆交辦事項 解決客戶的疑難雜症 事務所 IF (In-Firm) v.s. 企業端 IH (In-House) 的工作有別 [第1~5點是傳統事務所的主要工作項目] 事務所就是開門做生意，上述第1點及第2點是大部分事務所會承辦的業務，賺取撰稿及分析答辯的服務費。第3、4、5點的案件量會相對少(少很多，很多IF專利工程師可能從來都不會處理到這些案件類型)。第13點就看IF遇到的客戶的問題類型及事務所分工 (小型事務所就會由所有專利工程師自己來回應；大型事務所通常由業務來處理撰稿以外的疑難雜症)。另外，非本土的專利事務所有相當的比例在處理美國專利訴訟或研究。 [第6~7點是非傳統事務所及企業端IH的主要工作項目] 也有少數非傳統的事務所，專門處理專利分析布局的。一般來說，專利分析及布局應該是企業端內部處理，只是分析布局涉及專利資料庫的操作，由於專業的專利資料庫相當昂貴，並且在檢索及分析上也相當耗費人力，很多企業不會自行購置資料庫並且IH人力可能也不夠來做這些事，只好轉包有購置專利資料庫的外部事務所來完成，因此事務所的收費也不會太便宜。 [第1~12點是企業端IH的工作項目] 這邊把「主要」兩個字拿掉，原因是，基本上IH的工作就是包山包海。視每間公司的技術體質、文化策略、體系編制架構等等的不同，IH會有不同的命運。 專利從業...